브랜드가 해외로 사업을 확장하려 할 때, 각 나라마다 따로 상표를 출원해야 하는지 고민하게 됩니다. 마드리드 프로토콜을 활용하면 하나의 출원으로 여러 나라에 동시에 상표 보호를 신청할 수 있습니다.
마드리드 프로토콜이란 무엇인가요
마드리드 프로토콜이란 하나의 국제출원으로 여러 회원국에 동시에 상표 보호를 신청할 수 있도록 하는 국제 조약입니다. 세계지식재산기구(WIPO)가 관리하며, 한국을 포함해 100여 개국이 가입되어 있습니다.
국내 출원이나 등록을 기초로 국제출원을 하면, 지정한 국가 각각에 개별 출원하는 것과 유사한 효력을 받을 수 있습니다. 각 나라 특허청에 따로 서류를 내고 비용을 처리할 필요 없이, 하나의 절차로 관리할 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다.
마드리드 프로토콜 출원 절차
마드리드 프로토콜을 이용한 국제출원은 다음 순서로 진행됩니다.
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 국내 출원 또는 등록 (기초출원) |
| 2단계 | 지식재산처(특허청)를 통해 국제출원서 제출 |
| 3단계 | WIPO 국제사무국의 형식 심사 |
| 4단계 | 지정국 각각의 실체심사 |
| 5단계 | 지정국별 등록 여부 통지 |
기초출원이 반드시 필요합니다. 국내에 상표가 출원되어 있거나 등록되어 있어야 그것을 기초로 국제출원을 진행할 수 있습니다.
지정국마다 심사는 따로 진행됩니다
국제출원이 접수됐다고 해서 모든 지정국에서 자동으로 등록되는 것은 아닙니다. 각 지정국의 특허청이 자국 법률에 따라 개별적으로 실체심사를 진행합니다. 어떤 나라에서는 등록되고 다른 나라에서는 거절되는 경우도 흔합니다.
거절통지를 받으면 해당 국가의 절차에 따라 대응해야 하며, 이 경우 그 나라의 현지 대리인을 선임해야 하는 경우가 많습니다. 마드리드 프로토콜은 출원 절차를 간소화하는 제도일 뿐, 심사 기준 자체를 통일하는 것은 아닙니다.
마드리드 프로토콜의 장점과 한계
| 장점 | 한계 |
|---|---|
| 하나의 출원으로 여러 나라 동시 신청 가능 | 지정국별 개별 심사는 그대로 진행 |
| 관리 비용과 절차 간소화 | 거절 시 현지 대리인 선임 필요 |
| 사후 지정국 추가 가능 | 기초출원이 5년 내 무효화되면 영향받음 |
| 갱신·이전 절차도 일괄 관리 가능 | 모든 국가가 회원국은 아님 |
특히 기초출원이 출원일로부터 5년 이내에 거절되거나 무효화되면, 그에 기반한 국제출원 전체가 영향을 받을 수 있습니다. 이를 센트럴 어택이라고 하며, 국내 출원의 안정성이 해외 출원에도 직결된다는 점을 유의해야 합니다.
자주 묻는 질문
- Q. 마드리드 프로토콜로 출원하면 모든 나라에서 등록되나요?
- A. 아닙니다. 지정국마다 개별 심사를 거치며, 국가별로 등록 여부가 다르게 결정될 수 있습니다.
- Q. 국내 상표가 없어도 마드리드 프로토콜로 출원할 수 있나요?
- A. 불가능합니다. 국내 출원이나 등록을 기초로 해야만 국제출원을 진행할 수 있습니다.
- Q. 출원 이후에 지정국을 추가할 수 있나요?
- A. 가능합니다. 사후지정 제도를 통해 처음 지정하지 않은 국가를 나중에 추가할 수 있습니다.
- Q. 마드리드 프로토콜 회원국이 아닌 나라는 어떻게 출원하나요?
- A. 회원국이 아닌 국가는 그 나라에 개별적으로 직접 출원해야 합니다.
- Q. 센트럴 어택이 발생하면 어떻게 되나요?
- A. 기초출원이 무효화되면 일정 조건 하에 각 지정국 출원을 개별 출원으로 전환하는 제도가 있습니다. 다만 별도 절차와 비용이 추가로 발생합니다.
상표등록 과정은 생각보다 변수도 많고, 판단이 필요한 순간이 계속 생깁니다. 특히 처음 진행하는 경우라면 작은 선택 하나가 결과에 영향을 주기도 합니다. 혼자서 진행할 수 있는 부분은 간단하게 가져가고, 중요한 판단이 필요한 구간은 전문가의 도움을 받아 안정적으로 준비하는 것이 좋습니다.
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